制止视同商标代理机构抢注行为的判定规则——“MASTRO'S STEAKHOUSE M及图”商标无效宣告案
2024年08月14日来源:足球竞彩网_足球彩票-官网
一、基本案情
申请人:某餐馆有限责任公司
被申请人:天津某教育信息咨询有限公司
争议商标:
申请人的主要理由:被申请人的法定代表人、股东刘某是争议商标代理机构的法定代表人和股东,且刘某还是另外5家商标代理机构的股东和高管,故被申请人应为商标代理机构,不得在除商标代理服务以外的服务上申请注册商标。
经审理,国家知识产权局商标局(下称商标局)认为,被申请人法定代表人为两家代理机构的法定代表人和经理,被申请人与上述两公司存在利害关系。被申请人作为上述商标代理机构的关联公司,在多个类别的商品和服务上申请注册了百余件商标,且部分商品和服务与公司的主营业务相去甚远,部分商标亦由这些关联代理机构代理,该行为难谓善意。被申请人申请注册争议商标系商标代理机构假借其关联公司之名申请注册,以达到规避法律之目的。争议商标的注册违反了《商标法》第十九条第四款的规定。
二、案件评析
《商标法》第十九条第四款的立法宗旨是为了保护公共利益,规制商标代理机构利用业务便利,违反诚实信用原则而恶意抢注商标的行为。该条款是我国《商标法》制止商标代理机构抢注商标行为的有力法律支撑,维护了公平有序的商标注册管理秩序。自该条款实施以来,商标局在商标注册、异议程序中对大部分代理机构的抢注行为进行了规制,从源头上阻止了商标代理机构的抢注行为。而商标代理机构为规避法律的适用,变相从事商标代理活动,这一现象在无效宣告程序中通过申请人举证得以凸显。对视同商标代理机构抢注行为的认定如何做到既不扩大化,避免对相关主体的正常商标注册行为作过于严苛的限制,又不机械化从而使规避行为得逞呢?从立法本意明确商标代理机构的判定规则尤为关键。本文从系争商标申请人与商标代理机构的关联关系,以及系争商标申请人是否采用不正当手段两方面对商标代理机构的判定规则作具体分析。
一是系争商标申请人与商标代理机构的关联关系。2023年12月1日,国家市场监督管理总局发布并实施《商标代理监督管理规定》。其中第十条规定,“商标代理机构不得以其法定代表人、股东、合伙人、实际控制人、高级管理人员、员工等的名义变相申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标,也不得通过另行设立市场主体或者通过与其存在关联关系的市场主体等其他方式变相从事上述行为”。该规定是为规范商标代理行为的进一步补充。所以,对“商标代理机构”的认定,不应拘泥于字面解释。虽非以商标代理机构名义申请注册,而实际上系争商标申请人与代理机构因特定身份(即法定代表人、股东、合伙人、实际控制人、高级管理人员、员工等)存在交叉或重合关系,双方的经济利益、商标注册意图和手段具有一致性,故对于因上述特定身份存在交叉或重合关系而熟悉商标业务的商标申请人,其申请注册在除代理服务外的其他商品或服务上的商标,应当受到限制。这样既可以确保不同民事主体依法独立享有商标权,又可以制止视同商标代理机构的商标申请人在代理服务以外的商品或服务上的注册行为。
二是系争商标申请人是否采用不正当手段。商标代理机构借助其熟悉商标注册流程、维权方式的便利条件,恶意规避《商标法》对代理机构的制约,另行设立市场主体,看似从主体上符合《商标法》的要求,但是其行为实属以合法形式掩盖其抢注或囤积商标的非法目的,违反了诚实信用原则。要从《商标法》第十九条第四款维护诚实信用原则,打击商标代理机构恶意注册行为的立法宗旨出发,同时侧重考察系争商标申请人的商标申请数量、类别跨度、构成等因素,综合判定其申请注册商标的行为性质。
基于上述分析可以看出,在判定视同商标代理机构抢注行为时,系争商标申请人与商标代理机构的关联关系,系争商标申请人是否采用不正当手段两个方面并非各自独立的要件,而是相辅相成的。将两方面结合作为判定规则,可以有效制止视同商标代理机构的商标申请人在代理服务以外的注册行为。本案中,系争商标申请人的法定代表人同时是系争商标申请时的商标代理机构的法定代表人,其还曾在另外多家商标代理机构任法定代表人和经理等职位,故系争商标申请人与包括本案代理机构在内的多家商标代理机构存在法定代表人、股东等的交叉或重合关系。同时,系争商标申请人在多个类别的商品和服务上申请注册了百余件商标,且部分商品和服务与公司的主营业务相去甚远。故系争商标申请人应视同商标代理机构,其在代理服务之外的其他商品或服务上申请注册商标的行为应受到《商标法》第十九条第四款的规制。
三、典型意义
该案将系争商标申请人与商标代